《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》解讀

【編者按】　《專利審查指南》（下稱《指南》）是我國專利法及其實施細則的具體化，是國家知識産權局專利局和國家知識産權局專利復審委員會依法行政的依據和標準，也是有關當事人應當遵守的規章。為貫徹落實中共中央國務院的政策要求，滿足社會各界對於專利審查的迫切需求，國家知識産權局啟動了此次《指南》修改工作，目前正在就《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》公開徵求意見。針對此次《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》中的一些社會各界較為關注的熱點問題，本報邀請國家知識産權局專利局審查業務管理部有關人員進行相關解讀，以饗讀者。

關於不授予專利權的申請

（《指南》第二部分第一章的修改）

《中共中央 國務院關於深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》《國務院關於新形勢下加快知識産權強國建設的若干意見》等政策文件，對研究完善商業模式知識産權保護制度提出了明確要求，並且産業界對此也有較為強烈的需求。因此，國家知識産權局專利局對此問題進行了專題研究調研，並將其納入此次《指南》修改內容中。

現行《指南》規定，商業實施等方面的管理方法及制度作為智力活動的規則和方法，屬於不授予專利權的客體，並明確“組織、生産、商業實施和經濟等方面的管理方法及制度”“統計、會計和記賬的方法”等純粹的商業模式不應當被授予專利權。

然而，隨著互聯網技術的發展，涉及金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、經營管理等領域的商業模式創新不斷涌現，這些新商業模式市場運行效果好、用戶體驗佳，提升了資源配置和流動效率，節約了社會成本，增進了社會福利。因此，應當對此類商業模式創新中的技術方案給予積極鼓勵和恰當保護，不能僅僅因為技術方案包含商業規則和方法就不授予專利權。

改進點

此次修改草案明確規定：涉及商業模式的權利要求，如果既包含商業規則和方法的內容，又包含技術特徵，則不應當依據我國專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性。

關於涉及計算機程序的發明專利申請審查的若干規定

（《指南》第二部分第九章的修改）

目前，關於計算機程序改進的發明越來越多，但是現有的權利要求表達方式卻存在形式單一或有些發明難以表達，以及保護範圍理解易産生分歧的問題。因此，此次《指南》修改試圖為創新主體提供更加豐富、更為清楚的權利要求撰寫方式，以充分保護涉及計算機程序的發明創造。

1.進一步明確“計算機程序本身”不同於“涉及計算機程序的發明”，允許採用“介質+計算機程序流程”的權利要求的表達方式（第2節）

改進點

將第2節第（1）項第1段中的“僅僅記錄在載體上的計算機程序”修改為“僅僅記錄在載體上的計算機程序本身”，第3段中的“僅由所記錄的程序限定的計算機可讀存儲介質”修改為“僅由所記錄的程序本身限定的計算機可讀存儲介質”，即均增加“本身”，以進一步明確“計算機程序本身”不同於“涉及計算機程序的發明”。

對於“計算機程序本身”，《指南》第二部分第九章第1節給出了明確定義：“本章所説的計算機程序本身是……代碼化指令序列，或者可被自動轉換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列”，“計算機程序本身”屬於智力活動的規則和方法，係我國專利法第二十五條第一款第（二）項予以排除的主題。而對於“涉及計算機程序的發明”，例如“介質+計算機程序流程”的發明，不屬於所述排除的主題，應進一步判斷其是否符合我國專利法第二條等其他法律規定。同時，區別“計算機程序本身”和“涉及計算機程序的發明”，也可以進一步明確版權法與專利法在涉及計算機程序保護方面的區別。不同於版權法，我國專利法保護的是根據計算機程序流程的先後順序以自然語言描述的完整的技術方案。

2.明確裝置權利要求的組成部分可以包括程序（第5.2節）

改進點

將《指南》第二部分第九章第5.2節第1段第1句中的“即實現該方法的裝置”修改為“例如實現該方法的裝置”。從“即”修改為“例如”，意在以最少修改字數開放原有的封閉式描述。刪除現行《指南》第5.2節第1段中“並詳細描述該計算機程序的各項功能是由哪些組成部分完成以及如何完成這些功能”，第1段最後增加“所述組成部分不僅可以包括硬體，還可以包括程序”。

計算機産品的特點在於軟體與硬體是兩個協同工作的組成部分，因而，在産品權利要求中可以針對其程序流程的改進直接、明確地進行描述。上述修改明確了程序可以作為裝置權利要求的組成部分，從而可以更加直接清楚地描述改進僅僅在於計算機程序流程的産品權利要求。

3.將“功能模塊”修改為“程序模塊”（第5.2節）

改進點

將現行《指南》第5.2節第2段中如下內容“則這種裝置權利要求中的各組成部分應當理解為實現該程序流程各步驟或該方法各步驟所必須建立的功能模塊，由這樣一組功能模塊限定的裝置權利要求應當理解為主要通過説明書記載的計算機程序實現該解決方案的功能模塊構架，而不應當理解為主要通過硬體方式實現該解決方案的實體裝置”中涉及的“功能模塊”修改為“程序模塊”，以更好地反映技術本質，同時避免與一般“功能性限定”相混淆。

按照上述説明修訂《指南》後，對於“全部以計算機程序流程為依據”的方案，可以撰寫為方法權利要求，“功能模塊構架”（或“程序模塊構架”）權利要求，也可以採用更直接的表達方式，例如撰寫為“一種計算機設備，包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上並可在處理器上運行的計算機程序，其特徵在於，所述處理器執行所述程序時實現以下步驟……”或“一種計算機可讀存儲介質，其上存儲有計算機程序（指令），其特徵在於，該程序（指令）被處理器執行時實現以下步驟……”。

4.刪除第3節【例9】

改進點

刪除對現行審查實踐已無指導意義的【例9】。

關於化學領域發明專利申請審查的若干規定

（《指南》第二部分第十章的修改）

補交實驗數據是化學領域常見的情況，目前部分公眾對《指南》中的規定“申請日之後補交的實施例和實驗數據不予考慮”可能存在誤解。因此，此次《指南》修改進行了澄清，並進一步明確了如何進行審查。

涉及申請人補交的實驗數據相關內容（第3.4節）

改進點

此次《指南》修改，增第3.5節“關於補交的實驗數據”，將現行《指南》第3.4節第（2）項涉及補交的實驗數據的內容移至第3.5節。將“申請日之後補交的實施例和實驗數據不予考慮”修改為“對於申請日後補交的實驗數據，審查員應當予以審查。補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的。”

通過上述修改，明確審查員應當對申請人補交的實驗數據進行審查，對有關措辭可能帶來的對補交的實驗數據不予審查的誤解作出澄清，並對其中“判斷説明書是否充分公開，以原説明書和權利要求書記載的內容為準”的原則在補交實驗數據的審查中如何體現予以説明，強調補充實驗數據所證明的技術效果與申請日公開事實的內在必然聯絡，這也是專利制度先申請制的本質要求。

關於無效宣告請求的審查

（《指南》第四部分第三章的修改）

1.適度放開專利文件的修改方式

實踐中，專利權人希望專利文件的修改方式能夠更加靈活，允許補入權利要求中或者説明書中記載的技術特徵，允許修正明顯錯誤。對此，此次《指南》修改給予了充分考慮和積極響應。

改進點

此次《指南》修改建議適度放開專利文件的修改方式，允許在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特徵，以縮小保護範圍，並允許對權利要求書中的明顯錯誤進行修正（第4.2節、第4.6.2節、第4.6.3節），有效地保護其智慧貢獻。

需要注意的是，允許以補入其他權利要求中記載的技術特徵的方式修改權利要求，並不等於允許對權利要求書中記載的技術特徵進行任意組合，修改後的權利要求還需要滿足我國專利法第三十三條等相關法律法規的規定。

2.調整有關請求人增加無效宣告理由和補充證據的規定

我國專利法實施細則第六十七條對請求人增加理由和補充證據的時機加以限制，其目的是為了防止請求人在法定時限內怠于提出無效宣告理由和舉證，而在專利權人答辯之後進行證據“突襲”。因此，現行《指南》第4.2節第（2）項（i）規定：“針對專利權人以合併方式修改的權利要求”允許在指定期限內增加無效宣告理由，旨在給與請求人針對專利權人所作修改調整其無效宣告理由的機會，而非允許請求人提出原本應在專利權人作出修改前提出的無效宣告理由。據此，本次《指南》修改明確了請求人“針對專利權人以刪除以外的方式修改的權利要求”增加無效宣告理由的，應當僅“針對修改內容”增加無效宣告理由。

改進點

刪除現行《指南》第4.3.1節第（2）項（i）中關於“針對專利權人以合併方式修改的權利要求”允許請求人在指定期限內補充證據的規定。為有效解決爭議，請求人在提出無效宣告請求時或者在1個月的法定期限內，應當對其主張應予宣告無效的所有權利要求及其技術特徵整體考慮並提交相應的證據。在修改屬於通過補入其他權利要求中記載的技術特徵對權利要求進一步限定的情況下，由於修改後的權利要求並未引入此前權利要求書中不存在的技術特徵，因此請求人可以對證據組合方式進行調整，但不能補充證據。

關於專利申請文檔

（《指南》第五部分第四章的修改）

1.增加允許查閱和複製的內容（第5.2節）

現行《指南》規定，對於已經公佈但尚未公告授予專利權的發明專利申請案卷，只能查閱和複製該專利申請案卷中直到公佈日為止的有關內容。這一規定不利於技術傳播，影響公眾及時獲得專利審查過程信息和對專利審查工作進行監督。

改進點

此次《指南》修改，建議增加允許公眾查閱和複製的內容，刪除《指南》第5.2節第（2）項中“直到公佈日為止”的規定，將公眾可以查閱和複製的範圍擴大到實質審查程序，包括向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書；在《指南》第5.2節第（3）項中，對於已經公告授予專利權的專利申請案卷，將國家知識産權局專利局發出的“檢索報告”列入允許查閱和複製的內容。此外，由於《指南》第5.1節“查閱和複製的原則”中已經明確了是否允許查閱和複製的判斷原則，可據此確定文件是否允許查閱和複製，因此建議刪除第5.2節第（5）項規定：“除上述內容之外，其他文件不得查閱或者複製。”

2.關於期限、權利的恢復、中止（第五部分第七章的修改）

2013年1月1日，新修訂的《民事訴訟法》正式施行，其加強了對有關單位履行扣押、凍結財産等協助執行義務方面的要求。

改進點

此次《指南》修改明確對於人民法院要求國家知識産權局專利局協助執行財産保全而執行中止程序的，專利局應當按照民事裁定書及協助執行通知書寫明的財産保全期限中止有關程序；中止期限屆滿後，人民法院要求繼續採取財産保全措施的，應當在期限屆滿前將繼續保全的協助執行通知書送達專利局，經審核符合規定的，中止期限予以續展；根據我國專利法實施細則第八十六條至八十八條的規定，規範涉及無效宣告程序的中止期限要求。（知識産權報　張憲鋒　周文　周胡斌）