京知局〔2011〕139號
各有關單位：
為指導北京市企業有效開展專利預警工作，建立發現和規避專利侵權風險的工作機制，我們研究制定了《企業海外知識産權預警指導規程》，為本市企業的專利預警工作提供操作流程和方法的指引。現將該規程印發給你們，請結合實際，參照落實。
附件：《企業海外知識産權預警指導規程》
市知識産權局
二○一一年六月二十七日
企業海外知識産權預警指導規程
第一章 總則
第一條 為配合國家知識産權戰略和首都知識産權戰略的實施，指導企業有效開展專利預警相關工作、科學構建與企業海外經營戰略相對應的專利風險預警機制，幫助企業提升海外預警能力，制定本規程。
第二條 專利預警，指企業通過依靠自身或借助外部力量收集與企業自身産品或技術相關的專利動態信息，並進行有針對性的統計、分析，對專利風險進行警示和主動防範，更好地確定研究開發和産業發展方向。
第三條 專利預警工作的目的在於規避和應對可能出現的專利風險。可能出現專利風險的情況包括：
(一)企業産品在境外銷售，包括直接銷售和通過中間商銷售；
(二)在境外對企業産品進行許諾銷售，包括以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示；
(三)在境外參加商業性質的展會；
(四)在境外設立工廠生産企業産品；
(五)在境外設立研發中心開發企業産品；
(六)在境外進行的其他與企業産品相關的商業活動。
第四條 企業預警機構是有效完成預警工作，並使預警工作常態化、長期性開展下去的組織保障，企業應設立預警工作常設機構——預警工作組，預警工作組成員一般包括企業知識産權、研發和市場部門的主管人員。
第五條 企業預警機構的職能一般包括：
(一)定期與研發、市場等相關部門進行溝通和交流，了解並確定企業重大研發方向和目標市場；
(二)蒐集和檢索與公司經營生産相關的專利信息，掌握競爭對手的境外專利佈局；
(三)對檢索到的專利進行重點分析，自行或委託外部專利律師出具專業的分析報告，確定風險等級，擬定應對方案；
(四)遇到專利風險時，迅速制訂預警預案，將結果儘快反饋給決策層，並且制訂和調整相關策略。
第六條 專利預警工作一般包括數據檢索和篩選、數據對比分析、專利侵權分析以及風險規避和應對。
第二章 數據檢索和篩選
第七條 數據檢索和篩選，是指基於企業産品所含技術，對相關國家或地區存在的專利進行收集、整理和分類，以篩選出與企業産品的技術方案高關聯的專利。數據檢索和篩選工作是預警工作的基礎環節，也是最重要的步驟之一。
第八條 開始數據檢索和篩選之前：
(一)分解預警産品的技術方案，找準、找全産品的各個技術特徵，為檢索工作做好前期準備；
(二)確定檢索目的，便於有針對性地開展檢索工作，通常，按檢索目的不同，數據檢索可分為專利技術信息檢索、新穎性和創造性檢索、專利族檢索和法律狀態檢索等；
(三)確定準確的檢索時間範圍，通常根據預警産品技術方案確定的時間、檢索目的、相關國家或地區專利的保護期限等因素進行確定。
第九條 進行數據檢索和篩選時，應先確定初步檢索方案，包括選擇並確定檢索入口、檢索式以及數據庫。
第十條 檢索入口，又稱檢索途徑，是用戶作為檢索依據文獻的特徵，包括文獻的內容特徵和外部特徵。常用的檢索入口包括：
(一)專利分類號檢索入口，包括國際專利分類號、各國專利分類號、特定出版物使用的特定分類號；
(二)名稱檢索入口，包括專利申請人、專利受讓人、專利權人、專利出讓人、發明人、設計人等；
(三)專利文獻號檢索入口，包括申請號、公開號、公告號、專利號；
(四)關鍵詞檢索入口，根據前期産品技術方案的分解結果列舉的與技術特徵相關的各個關鍵詞。
第十一條 檢索式的確定，應根據檢索目的，通過邏輯運算符連接不同的檢索入口確定檢索式，通常情況下：
(一)所輸入的條件越少，檢索式越簡單，所查到的專利量越大，查全率越高，但非關聯專利的數量也會增加；
(二)如果根據檢索人員或技術人員的經驗判斷，通過檢索查得的資料過多而導致非關聯專利的增加，則視情況增加條件，如果查得的資料過少則視情況減少或放寬條件。
第十二條 數據庫的選擇應根據産品意欲出口的國家或地區、預警的預期效果、各數據庫文獻存儲量、時間跨度、更新速度及使用費用等情況確定，常用的數據庫如下：
(一)公用數據庫——世界知識産權組織數據庫、日本專利數據庫、歐洲專利數據庫、美國專利商標數據庫、中國專利檢索系統等；
(二)商用數據庫——Delphion、Derwent Innovation Index(DII)、STN Express等。
第十三條 初步檢索後，對初步檢索的結果進行分析研究，判斷初步檢索結果的準確性和全面性，對於誤檢、漏檢數據進行分析，找出原因，調整檢索式，進行再次檢索。也可重復進行檢索。
第十四條 在確定檢索結果的全面性基礎上，根據檢索結果展開數據篩選工作，通過初步篩選剔除不相關專利、失效專利以及重復專利：
(一)根據關鍵詞、標題、摘要的內容提示進行數據初步篩選，排除與産品技術特徵明顯不相關的專利；
(二)查詢專利的法律狀態，去除無效專利；
(三)可將同族專利合併處理。
同族專利，是指基於同一優先權文件，在不同國家或地區，以及地區間專利組織多次申請、多次公佈或批准的內容相同或基本相同的一組專利。
第十五條 將通過初步篩選獲得的專利整理形成數據庫，為開展數據對比分析工作奠定基礎。
第十六條 逐篇閱讀和理解初步篩選出的專利，與本企業産品所含技術方案進行比對並結合技術相關性、保護範圍等多角度對專利檢索結果進行人工篩選，篩選出高關聯專利，為開展專利侵權分析工作奠定基礎。
高關聯專利，是指與預警企業産品的技術方案直接相關或者相同的專利。
第三章 數據對比分析
第十七條 數據對比分析，是指以數據檢索和篩選的結果為基礎，從技術發展趨勢、專利技術分類、專利權利人、技術生命週期、主要競爭對手、專利區域分佈等多角度開展分析工作。
第十八條 數據對比分析的首要工作是對樣本數據庫中的數據進行加工和整理，更改由於錄入等人為因素導致的錯誤記錄，統一數據標引。
第十九條 根據産品預警所要實現的目標、各分析軟體的特點及使用費用等情況合理選擇分析工具，常用的分析工具如下：
(一)中國分析工具，國家知識産權出版社專利信息分析系統、東方靈盾中外專利檢索及戰略分析平臺、大為PatentEX專利信息創新平臺、恒和頓HIT-恒庫專利分析軟體等；
(二)外國分析工具，Derwent analysist、Aureka IPAM、VantagePoint、Citation Link、Snapshot、Patentlab-Ⅱ、Current Patent、M。CAM DOORS、Starlight、MAPIT、Invention Machine、BizInt Smart Charts、entrieva。
第二十條 企業可以從以下幾個參考維度開展數據對比分析工作：
(一)技術發展趨勢分析，研究專利申請量或授權量等隨時間逐年變化的情況，從而分析相關領域專利技術的發展趨勢以及技術領域中的重點技術的發展趨勢；
(二)技術生命週期分析，通過分析專利技術所處的發展階段，了解相關技術領域的現狀，推測未來技術發展方向：
——技術萌芽階段，廠商的投入意願低，專利的申請數量較少
——技術成長期，技術可能有所突破或者廠商對於這個市場的價值有了新的認識，出現競相投入的現象，專利申請數量會急劇上升
——技術成熟期，此階段廠商投資于研發的資源不再大幅擴張，只有少數企業會繼續發展此類技術，且其他企業進入這一領域的意願也相應降低，因此專利申請的數量會趨於平穩
——技術的衰退、淘汰期，盲目進行研發、市場開拓等投入會造成不必要的浪費；
(三)重點專利技術分析，在專利分析中，利用分析樣本數據中的分類號或主題詞對應的技術內容的專利數量的多少或佔總量的比例，進行排序，研究發明創造活動最為活躍的技術領域；
(四)主要競爭對手分析，按專利申請人或權利人的專利總量、研發團隊、重點技術、專利年齡等進行統計分析，以便全面地了解競爭對手的技術狀況；
(五)專利區域分佈分析，按照專利申請人或授權人的專利優先權國家或地區對專利量進行統計分析，了解不同國家或地區的專利技術擁有量，從而研判國家間或地區間的技術實力；
(六)研發團隊分析，按照專利發明人擁有的專利數量進行統計和排序，研究相關技術領域中最具研發能力的發明團隊或個人；
(七)專利引證分析，被其他公司引證次數越多證明該專利的價值越大，可能是該技術領域的基礎或核心專利，而自我引證次數越多，説明注重自我研發，與外界的技術互動有限；
(八)同族專利分析，某件專利的同族專利越多，説明專利申請人對該專利技術越重視，所以會在不同的國家或地區申請得到專利保護，通常同族專利的區域分佈反映了專利權所屬機構的市場發展計劃、區域分佈的變化以及專利權屬機構市場戰略的改變。
第四章 專利侵權分析
第二十一條 專利侵權分析，是指基於檢索所得的高關聯專利，根據相關國家或地區的法律以及國際條約對企業産品進行侵權分析。
第二十二條 專利權具有地域性，每個國家和地區都有自身的專利法以及審判體系，企業應全面了解併合理運用産品出口相關國家或地區的專利侵權判斷原則，才能獲得準確的專利侵權分析結果。
第二十三條 國際通用的侵權判斷原則有以下三個：
(一)全面覆蓋原則，是指被訴侵權技術方案包含與專利權利要求記載的全部技術特徵相同或等同的技術特徵的，認定其落入專利權的保護範圍，而被訴侵權技術方案的技術特徵與專利權利要求記載的全部技術特徵相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵，或者有一個以上技術特徵不相同也不等同，認定其沒有落入專利權的保護範圍；
(二)等同原則，是認定全面覆蓋原則中等同特徵的原則，等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵；
(三)禁止反悔原則，是指專利權人如果在專利申請的審查過程或者專利授權後的無效、復審程序中，為了滿足法定授權要求而對權利要求的範圍進行了限縮，則之後在主張專利權時，不得將通過該限縮而放棄的權利內容重新納入專利權保護範圍的原則。
第二十四條 進行專利侵權分析時，要將高關聯專利的權利要求分解為若干技術特徵，並與本公司産品的技術特徵進行逐一比較，按照上述侵權判斷原則判斷産品是否存在侵權風險，並將産品有侵權風險的專利標記為風險專利：
(一)由於專利的從屬權利要求是對獨立權利要求的限定，其保護範圍小于獨立權利要求，在做侵權風險分析時首要考慮獨立權利要求；
(二)可以查閱高關聯專利的歷史記錄，以確定該專利的法律狀態，為後續策略提供參考；
(三)可以查閱競爭對手的訴訟記錄，以確定涉訴風險，併為涉訴策略提供參考；
(四)注意境外相關國家和地區的法律環境變化。
第五章 風險規避與應對
第二十五條 風險規避與應對，是指發現風險專利後，採取合法合理的措施，規避或者降低侵權風險。
第二十六條 發現存在侵權風險時，可主動請求宣告風險專利的專利權無效。
無效的理由主要有對方技術方案缺乏新穎性或創造性、對方專利權狀態違法(重復授權)等。
通過專利權無效可以使競爭對手失去起訴自身侵權的權利基礎，也可以為與競爭對手達成和解提供籌碼和基礎。
第二十七條 還可以主動與風險專利的專利權人溝通，取得風險專利的專利權或者實施許可，以此避免侵權發生。
第二十八條 開發針對風險專利的相關技術並申請專利。一旦相關技術是實施風險專利所需採用的，就可以與風險專利的專利權人進行交叉許可談判，從而達到合法實施風險專利的目的。
第二十九條 修改産品技術方案，避開風險專利的權利要求保護範圍，從而避免專利侵權風險。
第三十條 如果侵權風險成為現實，宜提前做好專利侵權應訴準備，儘早收集、組織有利的證據及抗辯理由，以避免在可能發生的侵權訴訟中處於被動。
第三十一條 如果遭遇專利侵權訴訟，可以採取以下措施：
(一)訴訟程序上的抗辯，包括否定原告主體資格、否定受訴法院管轄權以及訴訟時效抗辯等；
(二)不侵權之抗辯，根據前述專利侵權判定的基本原則，蒐集證據證明被訴侵權産品不侵犯風險專利的專利權；
(三)證明享有先用權，先用權是指企業在對方專利申請日前已經製造相同産品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備的，能夠在原有範圍內繼續製造、使用的權利；
(四)公知技術抗辯，證明被訴侵權産品使用的是現有公知技術方案，公知技術是指發明、實用新型或者外觀設計專利申請日以前在國內外出版物上公開發表、在國內外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(設計)；
(五)提起反訴，分析對方産品是否落入己方專利權保護範圍，一旦落入己方專利權保護範圍，可提起反訴。
第三十二條 發現存在侵權風險或遭遇侵權訴訟，企業可以積極尋求外部力量的支持，例如行業協會，産業聯盟等。
第六章 預警工作的延展
第三十三條 專利預警實質上是對專利風險的規避，企業應當將預警工作延展到企業活動的各個階段，在日常工作中做好各階段的預警任務：
(一)在進行研發之前，企業應對開發的企業産品進行知識産權規劃，了解可能存在的風險並進行專利佈局；
(二)在進行研發工作時，企業應關注競爭對手的專利佈局變化，注意保留實驗記錄等原始證據；
(三)在進入境外市場前，企業應按本規程細緻開展專利預警工作；
(四)在進入境外市場後，企業可基於預警工作的成果制定後續研發方向。
第三十四條 將專利預警與市場計劃相結合，專利預警工作應早于市場推廣。
第三十五條 企業通過預警工作制定專利佈局時，應考慮結合商標、地理標誌、集成電路布圖設計、植物新品種等進行知識産權綜合佈局。
