《關於規範申請專利行為的辦法》解讀

《關於規範申請專利行為的辦法》（以下簡稱《辦法》）于2021年3月11日由國家知識産權局公告（第411號）發佈，現對其制定背景和主要內容進行介紹和解讀。

一、制定背景和必要性

黨中央、國務院高度重視知識産權工作，習近平總書記作出一系列重要指示，強調要加強知識産權保護，提高知識産權審查質量和審查效率。特別是2020年中央政治局第二十五次集體學習中，總書記明確提出要實現“從知識産權引進大國向知識産權創造大國轉變，從追求數量向提高質量轉變”。我國知識産權事業蓬勃發展，為國家經濟社會建設提供了有力支撐，但與此同時，也出現了違背專利法立法宗旨、違反“誠實信用”原則，不以保護創新為目的的各類非正常申請專利行為，擾亂了國家專利工作秩序。

為嚴厲打擊非正常申請專利行為，從源頭上促進專利質量提升，國家知識産權局採取了一系列措施。2007年，國家知識産權局制定了《關於規範專利申請行為的若干規定》（國家知識産權局令第45號），並於2017年進行了修改，發佈了國家知識産權局令第75號。根據第75號局令，國家知識産權局于2018年至2020年對非正常申請專利行為進行了排查處置。然而，近來又出現了一些非正常申請專利行為，且行為變化多樣、屢禁不止。為了確保實現專利法鼓勵真實創新活動的立法宗旨，打擊和遏制不以保護創新為目的的各類非正常申請專利行為，國家知識産權局現制定併發布《辦法》，作為對國家知識産權局令第75號的補充，對申請專利行為進一步予以規制。

二、主要內容解讀

《辦法》共八條，分別對制定依據、非正常申請專利行為表現形式、審查程序、救濟途徑、相關處理措施和施行日期作了規定。

（一）《辦法》制定依據

《辦法》第一條明確“依據專利法及其實施細則、專利代理條例等有關法律法規制定本辦法”。專利法第一條開宗明義闡述了立法宗旨，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力；第五條規定，對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權。除此之外，民法典第七條規定“民事主體從事民事活動，應當遵循誠信原則，秉持誠實，恪守承諾”。上述規定為制定《辦法》，打擊和處理非正常申請專利行為提供了明確的法律依據。

（二）非正常申請專利行為的界定

首先，《辦法》第二條第一款給出了非正常申請專利行為的基本定義：任何單位或者個人，不以保護創新為目的，不以真實發明創造活動為基礎，為牟取不正當利益或者虛構創新業績、服務績效，單獨或者勾聯提交各類專利申請、代理專利申請、轉讓專利申請權或者專利權等行為都屬於非正常申請專利行為。

其次，《辦法》第二條第二款對非正常申請專利行為的表現形式進行了非窮舉式列舉。

1.關於“同時或者先後提交發明創造內容明顯相同、或者實質上由不同發明創造特徵或要素簡單組合變化而形成的多件專利申請。”是指發明創造內容明顯相同或經過簡單組合變化而形成多件專利申請，無論這些專利申請是同時提交還是先後提交的，既包括提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或拼湊的發明或實用新型申請，也包括對不同設計特徵或要素原樣或細微變化後，進行簡單拼合、替換得到的外觀設計申請。需要特別指出的是“發明創造內容明顯相同”並不包括專利法第九條第一款所允許的同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的情形。

2.關於“所提交專利申請存在編造、偽造或變造發明創造內容、實驗數據或技術效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現有技術或現有設計等類似情況。”其中“編造、偽造或變造”主要指編造、偽造不存在的發明創造內容、實驗數據、技術效果等行為；或者對已有技術或設計方案加以修改變造後，誇大其效果，但實際無法實現該效果的行為。

3.關於“所提交專利申請的發明創造與申請人、發明人實際研發能力及資源條件明顯不符。”是指提交的專利申請的發明創造數量或內容明顯超出了申請人、發明人的實際研發能力及資源條件。例如：某公司短期內提交了大量專利申請，但經查證，該公司沒有參保人員和實繳資本，實際為無科研投入、無研發團隊、無生産經營的空殼公司。

4.關於“所提交多件專利申請的發明創造內容係主要利用計算機程序或者其他技術隨機生成。”是指沒有科研人員實際參與，僅利用計算機手段隨機、無序地形成技術方案或設計方案，不是真實的創新活動。例如，提交的多件申請內容完全是利用計算機技術隨機生成的技術方案、産品形狀、圖案或者色彩。

5.關於“所提交專利申請的發明創造係為規避可專利性審查目的而故意形成的明顯不符合技術改進或設計常理，或者無實際保護價值的變劣、堆砌、非必要縮限保護範圍的發明創造，或者無任何檢索和審查意義的內容。”是指站位本領域技術人員角度，申請人為規避可專利性審查目的，故意將本領域常規的或者本可以通過簡單步驟實現的技術路線或設計方案複雜化處理，但實際上並沒有實現技術改進和設計改進，尤其是通過羅列大量、細微非必要技術特徵形成的權利要求，本質上毫無必要地縮限了保護範圍。

6.關於“為逃避打擊非正常申請專利行為監管措施而將實質上與特定單位、個人或地址關聯的多件專利申請分散、先後或異地提交。”是指為逃避被認定為非正常申請專利行為，故意通過註冊多個公司、利用多個身份證件號碼或使用多個公司地址而將本屬於同一申請人的專利申請從時間、地點、申請人等多個角度進行分散提交的行為。

7.關於“不以實施專利技術、設計或其他正當目的倒買倒賣專利申請權或專利權，或者虛假變更發明人、設計人。”主要包括兩種情形：一是出於非市場競爭目的倒買倒賣專利申請權或專利權的行為。例如，某機構或個人將審查期間的專利申請或獲得授權後的專利進行批量轉讓，且轉讓人所持有的專利申請或專利與其經營業務沒有必然關聯；或者受讓人明顯不是出於技術實施或其他合理法律目的受讓專利申請或專利權的行為。二是虛假變更發明人、設計人的行為。實踐中發現存在出於不正當利益目的，將未對發明創造作出貢獻的人變更為發明人或設計人的情況，而專利法實施細則第十三條規定，發明人或設計人應當是對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。

8.關於“專利代理機構、專利代理師，或者其他機構或個人，代理、誘導、教唆、幫助他人或者與之合謀實施各類非正常申請專利行為。”是指有資質的專利代理機構、專利代理師以及無專利代理資質的機構或個人，實施各類非正常申請專利行為。包括直接代理非正常專利申請的行為，以及誘導、教唆、幫助他人提出非正常專利申請的行為。

（三）對非正常專利申請的審查程序

《辦法》第三條明確了國家知識産權局對非正常專利申請的專門審查程序，無論是在專利申請受理、初審、實審、復審程序中，還是在國際申請的國際階段程序中發現或者根據舉報得知，並初步認定存在非正常申請專利行為的，國家知識産權局都可依據本《辦法》通知申請人在指定期限內主動撤回相關專利申請或法律手續辦理請求，或者陳述意見。申請人對於初步認定不服的，應當在指定期限內陳述意見並提交充分證明材料。無正當理由逾期不答覆的，相關專利申請被視為撤回，相關法律手續辦理請求被視為未提出。經申請人陳述意見後，國家知識産權局仍然認為屬於《辦法》所稱非正常申請專利行為的，將依法駁回相關專利申請，或者不予批准相關法律手續辦理請求。

（四）相關法律救濟途徑

國家知識産權局對非正常申請專利行為將在充分考慮相關證據的基礎上，秉持客觀、公正、審慎的審查原則進行處理。經申請人意見陳述後，國家知識産權局認為不屬於非正常申請專利行為的，將納入正常審查程序繼續審查。如公民、法人或其他組織對於國家知識産權局處理非正常申請專利行為的具體行政行為不服的，可以依照《國家知識産權局行政復議規程》有關規定向國家知識産權局申請行政復議，或直接向人民法院提起行政訴訟。如專利申請人對國家知識産權局駁回申請的決定不服的，可以依照專利法第四十一條的規定向國家知識産權局請求復審。

（五）對於非正常申請專利行為的其他處理措施

《辦法》分層次、分主體明確了對存在各類非正常申請專利行為的單位或個人的處理措施，以及處理部門和處理機關。其中：第五條明確了對存在第二條第二款第（八）項所述非正常申請專利行為的專利代理機構或者專利代理師，由中華全國專利代理師協會採取自律措施，對於屢犯等情節嚴重的，由國家知識産權局或者省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門依據《專利代理條例》和《專利代理管理辦法》的規定進行處罰。

對於存在上述行為的其他機構或個人，有證據證明存在擅自開展專利代理業務行為的，省、自治區、直轄市人民政府管理專利工作的部門依據《專利代理條例》的規定對其無資質專利代理行為進行處罰。如發現其存在其他違法違規行為線索的，依法移送有關部門處理。

《辦法》第四條、第六條、第七條進一步強調了國家知識産權局令第75號中的相關規定，對提交非正常專利申請情節嚴重的申請人，在不予減繳專利費用、要求進行補繳的基礎上，自認定非正常申請專利行為之日起五年內對其所有專利申請不予減繳專利費用；對於存在非正常申請專利行為的單位或者個人，如其行為依據刑法涉嫌構成犯罪的，依法移送有關機關追究其刑事責任。