新修改的《專利審查指南》將於4月1日起施行

修改背景

《中共中央 國務院關於深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》指出：研究商業模式等新形態創新成果的知識産權保護辦法。《國務院關於新形勢下加快知識産權強國建設的若干意見》指出：要加強新業態新領域創新成果的知識産權保護，研究完善商業模式知識産權保護制度；加強互聯網、電子商務、大數據等領域的知識産權保護規則研究，推動完善相關法律法規；完善授權後專利文件修改制度；依法及時公開專利審查過程信息。

近年來，互聯網技術蓬勃發展，並與經濟社會各領域深度融合，有效推動了各行各業商業模式的創新。通過調查發現，創新主體希望專利制度能夠對此類商業模式創新中的技術方案給予保護。此外，專利審查實踐中，創新主體對於明確補交實驗數據的審查原則、放開授權後專利文件的修改方式、進一步公開專利審查過程信息等方面提出的關注和需求，具有合理性，有必要在規則層面給予積極回應，明確審查標準，加強依法行政，提升政府公共服務水平。另外，相關法律修改後，專利審查程序也需要做出適應性調整。

為了更好地貫徹落實黨中央國務院文件精神，實施創新驅動發展戰略，加快知識産權強國建設，及時解決目前社會反映突出、需求迫切的問題，推動專利審查制度不斷完善，更好地與國際接軌，國家知識産權局對《專利審查指南》（下稱《指南》）進行了修改。

修改過程

2015年底

國家知識産權局專利局審查業務管理部組織成立了《指南》修改工作組，對商業模式、互聯網、電子商務、大數據等領域的知識産權保護制度、授權後專利文件修改等方面進行了深入研究。

2016年9月

《指南》修改工作組在實地調研、召開研討會、座談會和徵求意見會的基礎上，形成《專利審查指南修改草案（送審稿）》，提請國家知識産權局條法司（下稱條法司）審查。

2016年10月至2017年1月

條法司研究和審查送審稿，並在內部徵求意見後，形成《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》及其説明，按照規定在國務院法制辦網站和國家知識産權局政府網站上向社會公開徵求意見。

在此期間，條法司共收到來自106個單位和個人提出的261條意見和建議。經整理、歸納、分析和論證，採納了部分意見，對徵求意見稿進行了修改完善。

2017年2月

《國家知識産權局關於修改<專利審查指南>的決定》經局務會審議通過，國家知識産權局局長申長雨簽署發佈第七十四號局令。

2017年4月

新修改的《專利審查指南》將於2017年4月1日起施行。

修改內容

（一） 關於第二部分第一章的修改（不授予專利權的申請）

修改點：

修改後的《指南》明確規定：涉及商業模式的權利要求，如果既包含商業規則和方法的內容，又包含技術特徵，則不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性。（第4.2節）

修改理由：

修改前的《指南》規定，商業實施等方面的管理方法及制度作為智力活動的規則和方法，屬於不授予專利權的客體。隨著互聯網技術的發展，涉及金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、經營管理等領域的商業模式創新不斷涌現，這些新商業模式市場運行效果好、用戶體驗佳，提升了資源配置和流動效率，節約了社會成本，增進了社會福利，因此應當對此類商業模式創新中的技術方案給予積極鼓勵和恰當保護，不能僅僅因為技術方案包含商業規則和方法就不授予專利權。

（二） 關於第二部分第九章的修改（關於涉及計算機程序的發明專利申請審查的若干規定）

修改點一：

修改後的《指南》進一步明確“計算機程序本身”不同於“涉及計算機程序的發明”，允許採用“介質+計算機程序流程”的方式撰寫權利要求。（第2節）

修改理由：

根據我國專利法第二十五條和修改前的《指南》第二部分第一章的列舉性規定，“計算機程序本身”屬於智力活動的規則和方法，不能獲得專利保護。修改前的《指南》第二部分第九章第1節對“計算機程序本身”進行了明確定義。但是在第2節“涉及計算機程序的發明專利申請的審查基準”中，沒有區分表述“計算機程序”與“計算機程序本身”，實踐中容易産生“涉及計算機程序的發明”不能獲得專利保護的誤解。對此，為了對兩者進行區分，在第2節第（1）項中的“計算機程序”或者“程序”之後增加“本身”，澄清僅僅是“計算機程序本身”不屬於專利保護的客體，“涉及計算機程序的發明”可以獲得專利保護，進而也明確了允許採用“介質+計算機程序流程”的方式撰寫權利要求。

修改點二：

修改後的《指南》刪除第5.2節第1段中的“並詳細描述該計算機程序的各項功能是由哪些組成部分完成以及如何完成這些功能”，並在第1段最後增加“所述組成部分不僅可以包括硬體，還可以包括程序”，明確“程序”可以作為裝置權利要求的組成部分。此外，將第1段中“即實現該方法的裝置”適應性地修改為“例如實現該方法的裝置”。（第5.2節）

修改理由：

計算機産品的特點在於軟體與硬體是兩個協同工作的組成部分，都可以進行改進和創新。涉及計算機程序的發明專利申請的權利要求可以寫成一種方法權利要求，也可以寫成一種産品權利要求。根據修改前的《指南》，裝置權利要求的撰寫方式容易將程序流程理解為限定硬體的方法或功能。為了引導申請人直接明確地描述其發明創造中涉及的程序流程方面的改進，進行了以上修改，明確“程序”可以作為裝置權利要求的組成部分。

修改點三：

修改後的《指南》將第5.2節第2段中的“功能模塊”修改為“程序模塊”。（第5.2節）

此外，刪除對實踐已無指導意義的【例9】“一種以自定學習內容的方式學習外語的系統”。（第3節）

修改理由：

修改前的《指南》有關“功能模塊”的表述未能清楚地反映技術本質，且易與“功能性限定”的表述混淆。

（三） 關於第二部分第十章的修改（關於化學領域發明專利申請審查的若干規定）

修改點：

修改後的《指南》新增第3.5節“關於補交的實驗數據”，將第3.4節第（2）項涉及補交的實驗數據的內容移至第3.5節，並將“申請日之後補交的實施例和實驗數據不予考慮”修改為“對於申請日之後補交的實驗數據，審查員應當予以審查。補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。（第3.5節）

修改理由：

在判斷説明書是否充分公開時，應當以原説明書和權利要求書記載的內容為準。

修改前的《指南》規定，對申請日之後補交的實驗數據不予考慮。但是當補交的實驗數據是用於證明所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的技術效果時，審查員應當予以審查。為了避免現行規定可能帶來的誤解並明確審查員如何對補交的實驗數據進行審查，進行以上修改。

（四） 關於第四部分第三章的修改（無效宣告請求的審查）

修改點一：

修改後的《指南》適度放開專利文件的修改方式，允許在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特徵，以縮小保護範圍，並允許對權利要求書中的明顯錯誤進行修正。（第4.2節、第4.6.2節、第4.6.3節）

修改理由：

根據修改前的《指南》的規定，對授權後專利文件的修改僅限于在無效宣告程序中權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除這3種方式。實踐中，專利權人希望專利文件的修改方式能夠更加靈活，允許補入權利要求中或者説明書中記載的技術特徵，允許修正明顯錯誤。但是，由於專利權的保護範圍以權利要求的內容為準，授權公告的權利要求書具有公示性，因此對專利文件的修改不能損害社會公眾的信賴利益。綜合考慮後，適度放開專利文件的修改方式。

修改點二：

修改後的《指南》明確請求人“針對專利權人以刪除以外的方式修改的權利要求”增加無效宣告理由的，應當僅“針對修改內容”。（第4.2節）

刪除修改前的《指南》中關於“針對專利權人以合併方式修改的權利要求”允許請求人在指定期限內補充證據的規定，避免造成程序上不合理的延長。（第4.3.1節）

修改理由：

我國專利法實施細則第六十七條規定，在國家知識産權局專利復審委員會受理無效宣告請求後，請求人可以在提出無效宣告請求之日起1個月內增加理由或者補充證據；逾期增加理由或者補充證據的，專利復審委員會可以不予考慮。在實踐中，當專利權人對專利文件進行修改後，則需要給予請求人增加其無效宣告理由的機會，但是應當僅針對專利權人所作的修改。鋻於前述適度放開了專利文件修改方式，遂進行以上修改。

當專利權人以補入其他權利要求中記載的技術特徵的方式修改權利要求時，由於並未引入此前權利要求書中不存在的技術特徵，請求人僅需對其已經提交證據的組合方式進行調整，並不需要再另行補充證據，因此進行以上修改。

（五） 關於第五部分第四章的修改（專利申請文檔）

修改點：

修改後的《指南》增加允許公眾查閱和複製的內容：在第5.2節第（2）項中，對於已經公佈但尚未公告授予專利權的發明專利申請案卷，刪除“直到公佈日為止”的規定，將公眾可以查閱和複製的範圍擴大到實質審查程序，內容包括向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書；在第（3）項中，對於已經公告授予專利權的專利申請案卷，將“優先權文件”、專利局發出的“檢索報告”列入允許查閱和複製的內容，刪除“申請人或者有關當事人對通知書的答覆意見正文”中的“正文”一詞，將查閱複製的範圍從答覆意見正文擴大到修改文件等。此外，由於第5.1節“查閱和複製的原則”中已經明確了是否允許查閱和複製的判斷原則，可據此確定文件是否允許查閱和複製，因此刪除第5.2節第（5）項規定：“除上述內容之外，其他文件不得查閱或者複製。” （第5.2節）

修改理由：

修改前的《指南》規定，對於已經公佈但尚未公告授予專利權的發明專利申請案卷，只能查閱和複製該專利申請案卷中直到公佈日為止的有關內容。這一規定不利於技術傳播，影響公眾及時獲得專利審查過程信息和對專利審查工作進行監督。

（六） 關於第五部分第七章的修改（期限、權利的恢復、中止）

修改點：

修改後的《指南》明確對於人民法院要求專利局協助執行財産保全而執行中止程序的，專利局應當按照民事裁定書及協助執行通知書寫明的財産保全期限中止有關程序；中止期限屆滿後，人民法院要求繼續採取財産保全措施的，應當在期限屆滿前將繼續保全的協助執行通知書送達專利局，經審核符合規定的，中止期限予以續展；同時對涉及無效宣告程序和輪候保全的中止期限要求作適應性修改。（第7.4.2節、第7.4.3節、第7.5.2節）

修改理由：

為了有效解決人民法院生效判決裁定執行難問題，2013年1月1日起正式施行的修改後的民事訴訟法，加強了對有關單位履行扣押、凍結財産等協助執行義務方面的要求，因此，對修改前的《指南》有關中止程序的規定做適應性修改。（知識産權報）